Cet article répond aux questions régulièrement posées par nos clients et les internautes: 

  1. Qu’est-ce que l’opposition à une marque?

  2. Comment faire opposition à une marque?

  3. Qui peut faire opposition devant l’INPI ?

  4. Dans quel délai peut-on faire opposition devant l’INPI ?

  5. Comment se déroule la procédure d’opposition devant l’INPI ?

  6. Comment répondre à une opposition de marque devant l’INPI ?

  7. Quels sont les recours possibles contre une décision du directeur de l’INPI statuant sur une opposition ?

Votre marque est désormais déposée et enregistrée et vous avez commencé son exploitation.  Vous vous apercevez qu’un nouveau concurrent vient de déposer une demande d’enregistrement de marque identique ou similaire à la vôtre ?

Ce tiers est peut-être simplement négligeant, ou, pire de mauvaise foi: il souhaite usurper votre marque intentionnellement.

En tout cas, il faudrait agir afin d’éviter de perdre vos investissements et la valeur de votre marque et qu’il vous soit reproché d’avoir été trop passif dans sa protection.

=> Si vous savoir comment évaluer votre marque: lire notre article détaillé: 

Quelle est la valeur d’une marque? Evaluation précise et objective selon la norme Iso 10668: 2010 

Il existe plusieurs moyens d’action face à la découverte d’une marque concurrente pour vous aider à faire respecter vos  droits  de marque: mise en demeure,  opposition, action en contrefaçon ou nullité…

La procédure d’opposition est l’une des plus rapides et efficaces.

Opposition à un dépôt de marque: quelques éléments clés 

Cet article vise la nouvelle procédure d’opposition suite à la réforme législative du 11 décembre 2019

En France, la protection d’une marque s’acquiert par l’enregistrement d’un nom ou d’un logo auprès de l’ INPI. La durée de la protection d’une marque enregistrée est de 10 ans à compter de la date de son dépôt. Elle est renouvelable tous les 10 ans sans limitation.

L’INPI a enregistré un nouveau record avec 106 115 marques déposées en 2020. Un chiffre en augmentation depuis cinq ans, et en hausse de 7,2 % par rapport à 2019.

Face à ce nombre important de dépôts de marques, il est fort probable que de nouvelles marques portent atteinte à vos droits antérieurs.

En effet, l’INPI ne procède pas à un contrôle de la disponibilité du signe lors de l’examen d’une demande de marque.

L’examinateur de l’INPI ne va pas vérifier si un dépôt porte atteinte à une marque antérieure.

Il en résulte que le titulaire d’une marque doit surveiller seul les registres de marques pour d’éventuels dépôts contrefaisant. Et par la suite, agir contre ces dépôts de marques postérieurs.

Le droit des marques prévoit une procédure particulière qui permet à tout titulaire d’une marque antérieure d’empêcher l’enregistrement d’une marque:  l’opposition d’une marque auprès de l’INPI. 

Quels sont les avantages da la procédure d’opposition

La procédure d’opposition vous permet d « écarter» un dépôt de marque gênante de manière efficace et à moindre coût.

En effet, l’opposition de marque est une procédure simple, rapide et administrative qui se déroule devant l’INPI, dans le respect du contradictoire.

Durée et coûts d’une opposition de marque à l’INPI

La durée de la procédure d’opposition à une marque varie en fonction du volume d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit au total entre 6 mois à 1 an  (à la différence d’une procédure judiciaire dont la durée moyenne est de 3 ans).

Il s’agit enfin d’une procédure peu coûteuse puisque la taxe pour former opposition est actuellement de 400 € pour une opposition fondée sur une marque + 150 € par droit antérieur supplémentaire.

En moyenne, le nombre d’oppositions formées est d’environ 5 000 par an, ce qui représente un taux de demandes de marques faisant l’objet d’une opposition entre 5 et 6 %.

Procédure d’opposition : quelle issue?

Si l’INPI reconnaît l’opposition fondée, la marque contrefaisante sera rejetée par l’INPI pour tout ou partie des produits et services désignés.

La décision de l’INPI peut être contestée devant certaines cours d’appel, puis devant la Cour de cassation.

Opposition à un dépôt de marque: une procédure qui ne s’improvise pas 

La procédure d’opposition à une marque peut être effectuée directement par le propriétaire du droit antérieur, en ligne sur le site de l’INPI.

Si la représentation d’un avocat spécialiste en propriété intellectuelle n’est pas obligatoire, elle est cependant recommandée.

Préparation de la procédure avec l’aide d’un avocat spécialisé en droit des marques

En effet, l’apparente simplicité de la procédure d’opposition à l’INPI est trompeuse.  Les règles à respecter sont multiples et leur non respect peut avoir des conséquences négatives irréversibles.  Il est recommandé d’être accompagné

Première étape : surveiller le registre des marques et identifier la demande de marque à opposer 

La première étape avant de former opposition est d’identifier le dépôt de marque qui porte atteinte à votre marque antérieure. Comme mentionné plus haut, l’INPI n’informe pas les titulaires de marque de l’existence d’une marque identique ou similaire postérieure. C’est donc au titulaire d’une marque d’être vigilant pour assurer une protection maximale de ses marques.

Il est ainsi conseillé de procéder à une surveillance de ses marques par l’intermédiaire de son avocat ou un autre spécialiste qui pourra identifier le dépôt contrefaisant et agir rapidement. 

Erreur à éviter : il arrive que certains titulaires de marques procèdent « manuellement » à une vérification sur la base de données de marques de l’INPI (ici marques). Une telle vérification n’est pas suffisante.  Elle comporte le risque de laisser passer le délai d’opposition très court (2 mois). Par ailleurs, une telle surveillance consiste à effectuer une recherche par les marques identiques seulement. Elle ne vise pas les marques similaires. Il s’agit dans ce cas d’une surveillance très restreinte puisqu’une légère différence dans les signes comparés ne sera pas détectée.

Exemple : La vérification à l’identique sur la marque OOLITH ne relèvera pas la marque similaire OOLYTHE, qui est pourtant contrefaisante.

=> Sur la nécessité pour l’entreprise de mettre en place une surveillance de marque  : lire notre article ici <= 

Deuxième étape : calculer le délai pour former opposition

Lorsqu’un dépôt de marque a été identifié, la deuxième étape consiste à calculer le délai pour former opposition. Ce délai est très court puisqu’il est de deux mois à compter de la publication du dépôt de marque à opposer.

Ce délai n’est pas susceptible de prolongation. C’est pourquoi il faudrait être vigilant et agir vite.

Troisième étape : s’assurer de la solidité de vos propres droits 

Erreur à éviter: s’abstenir à vérifier tous les droits du titulaire de la marque gênante.

  • Vos droits sont-ils vraiment antérieurs pour pouvoir s’opposer à une marque?

Une fois la marque adverse identifiée il est important de vérifier l’ensemble des droits de son titulaire. Cette recherche vous permettra de relever les éventuels droits antérieurs de l’adversaire et éviter ainsi le risque de contre-attaque et de perte de vos propres droits.

Exemple : la société HIGH TECH SOUND, titulaire de la marque DISCO SYSTEM déposée le 1 er janvier 2017 à l’INPI en classe 9 (pour des casques de musique) détecte le dépôt postérieur, par la société NEW RYTHM, de la marque similaire DESKO SYSTEM déposée le 19 mai 2021 en class 9 pour casque de musique. La société HIGH TECH SOUND adresse une mise en demeure et puis saisit l’INP par une opposition à l’encontre de la marque nouvelle DESKO SYSTEM pour empêcher son enregistrement. Jusqu’ici, tout va bien , sauf que la société HIGH TECH SOUND n’ a pas procédé à une recherche préalablement à sa réclamation.  Une telle recherche lui aurait permis de voir que son adversaire, la société NEW RYTTM, etait déjà  titulaire d’une autre marque DESKO SYSTEM (figurative) du 20 octobre 2016 elle aussi en classe 9.  Pour se défendre, la société NEW RYTHM engage naturellement une action en nullité contre la marque DISCO SYSTEM sur la base de sa marque antérieure figurative, suite à quoi la société HIGH TECH SOUND perd ses droits, qu’elle croyait antérieurs, ainsi que tous ces investissements de marketing et de communication dédiés au développement de sa marque…

  • Votre marque est antérieure mais son usage correspond-il aux exigences légales?

Avant toute action, il est indispensable de vérifier si l’exploitation de votre marque antérieure ne peut pas être sérieusement contestée. C’est le cas lorsque votre marque a été enregistrée depuis plus de cinq années avant l’opposition.

En effet, si une opposition est fondée sur une telle marque, le titulaire qui subit l’opposition pourra se défendre et demandera des preuves d’exploitation sérieuse de la marque antérieure. Si l’opposant n’apporte pas cette preuve dans le délai imparti par l’INPI, l’opposition est rejetée.

Si les preuves d’usage de la marque sont discutables, votre adversaire peut également engager une action en déchéance pour non-exploitation devant l’INPI ou les tribunaux pour obtenir la nullité de votre marque antérieure.

Il en ressort que si une personne possède plusieurs marques portant sur le même nom (par exemple CANAL +, CANAL PLUS , CANAL PLAY, CANALSAT…), il est important de procéder à l’analyse de leur usage et choisir la marque la plus solide.

Un avocat spécialiste en droit des marques saura vous accompagner au mieux dans cette démarche.

  • Votre marque est antérieure mais est-elle bien inscrite à votre nom?

Ensuite, il convient de vérifier que la personne, qui souhaite faire opposition de la marque antérieure, est bien inscrite au Registre national des marques (RNM) en cette qualité.

Par exemple, lorsque la marque antérieure a été acquise auprès d’un tiers, il est nécessaire que cette cession soit inscrite au RNM. Aussi, si la personne morale titulaire de la marque a fait l’objet de changements (par exemple suite à une fusion-acquisition), il est nécessaire de procéder à l’inscription de ces modifications avant l’opposition.

Le licencié exclusif d’une marque peut également former opposition si la licence est inscrite au RNM, sauf dispositions contraires du contrat de licence.

Quatrième étape : préparer la stratégie d’action avec un avocat spécialisé en droit des marques

Lorsqu’un dépôt gênant a été identifié, vous disposez de deux alternatives:

  • Si le dépôt est repéré assez tôt, vous envoyez une mise en demeure au déposant pour lui demander de retirer sa marque et/ou négocier un accord de coexistence

Dans cette mise en demeure vous présenterez vos droits antérieurs au déposant. Il est fréquent que ce dernier a été simplement négligeant lors du dépôt de sa marque, et plus précisément dans l’analyse de sa disponibilité.  Les litiges  de ce type se règlent très souvent, à l’amiable, par un retrait ou une limitation volontaire de la marque gênante, sans atteindre le stade de l’opposition.

  • Si le délai pour former opposition est imminent ou le déposant ne répond pas à votre mise en demeure rapidement, vous ferez opposition à la marque en ligne auprès  de l’INPI. Cela ne vous empêche pas de continuer les négociations et régler le litige à l’amiable

Erreur à éviter il arrive parfois que le titulaire de droits antérieurs décide de ne pas former opposition à la marque auprès l’INPI car le déposant de la marque postérieure exploite le signe pour une activité qui est distincte de la sienne (même si les produits et services des marques sont identiques ou similaires).

Or, ne pas former opposition de marque à l’INPI dans ce cas est souvent une très mauvaise stratégie:

(i) le déposant peut  toujours ultérieurement diversifier ses activités et empiéter ainsi sur votre activité.

(ii) de plus, il peut céder la marque ou la donner en licence à un tiers qui exploitera pour les produits et services qui vous concernent.

Il est donc préférable de former opposition à un dépôt de marque par précaution et négocier par la suite avec le déposant de la marque gênante afin qu’il retire les produits et services qu’il n’envisage pas d’exploiter.

Opposition à l’enregistrement d’une marque : déroulement de la procédure auprès de l’INPI

inpi opposition marque
inpi opposition marque



 

A quoi s’oppose-t-on ?

L’opposition vous permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque postérieure : marque française ou marque internationale visant la France si vous estimez que celle-ci porte atteinte à vos droits. Rapide, cette procédure aboutit, si l’opposition est bien fondée, au rejet de la marque postérieure.

Sur quels droits antérieurs fonder l’opposition ? 

  • Dans le cadre de la procédure opposition à une marque déposée, vous pouvez invoquer l’atteinte à un, ou plusieurs, de vos droits antérieurs ayant effet en France :
  • une marque antérieure:

    • une marque française déposée ou enregistrée,
    • une marque internationale ayant effet en France ou dans l’Union européenne,
    • une marque de l’Union européenne déposée ou enregistrée,
  • une marque notoire, non déposée mais largement connue
  • une marque de renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne, sous certaines conditions
  • une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion
  • un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine en cas de risque de confusion
  • une appellation d’origine, une indication géographique française ou de l’Union européenne
  • le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public
  • le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public

Qui peut faire opposition à une marque auprès de l’INPI ?

L’opposition peut être formée soit par le titulaire du droit antérieur soit par son mandataire, notamment par son avocat qui est dispensé d’apporter la preuve d’un mandat.

En pratique, il est préférable de former opposition via un avocat spécialisé en droit des marques compte tenu de la technicité de la procédure d’opposition et des risques d’irrecevabilité.

En revanche, la désignation d’un mandataire, notamment un avocat spécialisé en Propriété Intellectuelle est obligatoire  dans les cas suivants:

  • l’opposition formée sur la base d’une marque appartenant à plusieurs propriétaires
  • l’opposant n’est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

Dans quel délai faire opposition à une marque déposée? 

La procédure d’opposition doit être engagée dans les deux mois suivants la publication de la demande de marque contestée. La date d’opposition prise en compte est celle du paiement (par carte bancaire ou prélèvement sur un compte ouvert auprès de l’INPI).

Quels documents fournir lors du dépôt de l’acte d’opposition à une marque ?

  • une copie de la publication de la marque contestée une copie de la publication de la marque antérieure servant de fondement à l’opposition :
  • pour une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, il faut fournir la copie de tout document justifiant l’identification
  • dans l’hypothèse où l’opposition de marque est fondée sur une marque notoirement connue (non déposée), il faut justifier de l’existence, la notoriété et la portée de cette marque ;
  • en cas d’opposition à l’enregistrement d’une marque est fondée sur l’atteinte au nom d’une collectivité territoriale, il faut fournir la copie de tout document justifiant l’identification de la collectivité ;
  • si l’opposition est fondée sur une indication géographique (produit industriel ou artisanal), copie de l’homologation du cahier des charges de l’Indication géographique.
  • une Indication géographique (régie par le Code rural), une AOC ou une AOP, copie du règlement européen, copie du décret qui homologue le cahier des charges de l’AOC, ou copie de la décision de justice qui reconnaît l’AOC ;
  • la preuve du paiement de la redevance d’opposition

Si ces documents ne sont pas en langue française, il faut joindre une traduction en langue française.

Contenu de fond de l’opposition de marque à l’INPI 

Sur le fond, l’opposition doit préciser :

  • les produits ou services de la demande visés par l’opposition (l’opposition pouvant porter sur tout ou partie de ces produits ou services) ;
  • l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition.

Le mémoire d’opposition doit indiquer si l’opposition est dirigée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande contestée ou seulement certains d’entre eux auxquels cas il convient de les énumérer.

Pour prouver qu’il est porté atteinte à la marque antérieure, l’opposant devra fournir une annexe détaillant :

  • la comparaison du caractère identique et/ou similaire des produits et services de la marque antérieure opposée avec ceux contestés dans la demande ;
  • si la marque est reproduite telle quelle, l’opposant devra cocher la case correspondante dans le formulaire d’opposition ;
  • en cas d’imitation de la marque antérieure, l’opposant devra justifier en quoi il est porté atteinte à sa marque en analysant les signes en fonction des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Opposition de marque à l’INPI :  une procédure en deux temps 

La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque se déroule en deux phases:

– une phase d’instruction écrite lors de laquelle les parties échangent leurs arguments de façon contradictoire.

– à la fin de la phase d’instruction, l’INPI rend une décision d’opposition dans un délai de trois mois. Cette décision est susceptible d’appel devant la Cour d’appel compétente.

A l’occasion de leurs observations écrites, les parties peuvent demander à présenter des observations orales. Les parties sont alors convoquées par l’INPI. La date de la commission orale marque la fin de la phase d’instruction.

Dans l’hypothèse où l’opposition est fondée sur une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, le déposant peut demander à l’opposant de fournir des preuves que sa marque est exploitée. L’INPI impartit alors à l’opposant un délai dans lequel celui-ci doit fournir les preuves d’usage de sa marque (facture, étiquettes, emballages, catalogues, publicités, photographies, etc.).

Peut-on suspendre la procédure d’opposition?  

La procédure d’opposition d’une marque à l’INPI se déroule dans des délais courts et non extensibles.

Toutefois,  la procédure peut être suspendue dans les cas suivants :

  • à la requête des parties pour pouvoir négocier un accord de coexistence (suspension de 4 mois renouvelable 2 fois),
  • dans l’attente de l’enregistrement d’un droit antérieur,
  • lorsque l’une des marques antérieures fondant l’opposition est contestée dans une autre procédure : demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété,
  • en cas d’action à l’encontre de la dénomination sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l’enseigne fondant, en tout ou partie, l’opposition.

Attention : Si l’opposition est reconnue justifiée, l’enregistrement de la demande opposée sera refusé par l’INPI. Toutefois, la décision de l’INPI n’interdit pas au déposant d’utiliser le signe ayant fait l’objet de l’opposition. Pour obtenir une interdiction d’usage de ce signe, il est nécessaire d’engager une procédure judiciaire. En pratique, si l’INPI a reconnu un risque de confusion entre les signes, l’interdiction sera généralement prononcée par le tribunal.

Recours contre la décision d’opposition de marque 

Comme toutes les décisions de l’INPI, la décision d’opposition peut faire l’objet d’un recours, selon l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel territorialement compétente pour connaître le recours formé contre les décisions d’opposition est celle du lieu de domicile du requérant. Si ce dernier demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris sera exclusivement compétente.

Le délai pour former recours est d’ 1 mois à compter de la notification de la décision, augmenté de 2 mois pour le requérant qui est domicilié à l’étranger.

La procédure du recours n’est pas celle de l’appel de droit commun prévu par le Code de procédure civile. Par conséquent, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.  Les parties sont libres de se faire représenter ou assister par un avocat. Toutefois, compte tenu du formalisme spécifique de la procédure d’appel, il est vivement recommandé de se faire assister par un avocat spécialiste en propriété intellectuelle.

La cour d’appel peut simplement rejeter le recours ou annuler la décision d’opposition de l’INPI. Elle ne peut pas statuer sur d’autres demandes ou sur des arguments non soumis devant l’INPI.

L’arrêt rendu par la cour d’appel est susceptible de pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les conditions de droit commun.

En résumé: notre feuille de route en cas d’une procédure d’opposition à l’enregistrement de marque auprès l’INPI

  • D’abord, il est nécessaire de mettre en place une surveillance de sa marque pour détecter à temps les dépôts de marque susceptibles d’y porter atteinte;
  • Ensuite, n’oubliez pas de calculer le délai d’opposition : 2 mois à compter de la publication de la marque gênante;
  • Si votre marque a plus de 5 ans,  il faudrait absolument vérifier qu’elle fait l’objet d’une exploitation sérieuse. A défaut vous risquez de la perdre en cours de procédure;
  • Puis, poursuivez les vérifications afin de savoir si le titulaire de la marque adverse ne possède pas de droits antérieurs qui peuvent vous être opposés au risque de perdre vos propres droits;
  • Si le délai est suffisant, prendre attache avec le déposant de la marque gênante en envoyant une mise en demeure demandant son retrait volontaire ;
  • Former opposition en ligne dans le délai (non prorogeable);
  • Tâchez à respecter les conditions de recevabilité de l’opposition;
  • Surveiller le calendrier procédural de l’INPI et répondre aux observations du déposant;
  • Essayer de chercher un accord avec le déposant, et éventuellement demander une suspension de la procédure d’opposition. La suspension de la procédure vous permettrait de négocier sereinement;
  • En cas de décision d’opposition défavorable, former recours devant la cour d’appel territorialement compétente (délai: 1 mois + 2 mois pour les personnes domiciliées à l’étranger )

Notre cabinet défend les intérêts d’un grand nombre  d’entreprises dans le cadre de procédures d’oppositions auprès de l’INPI, l’EUIPO et devant les offices étrangers.

Gala Paricheva, Avocat au Barreau de Paris 

=>Vous souhaitez prendre connaissance des décisions d’opposition gagnées par notre cabinet ces dernières années? Lisez ici ! <

 

=> Vous avez reçu une opposition à l’enregistrement de votre marque et vous souhaitez répondre?  Lire notre article: ici <= 

 

=> Comment faire opposition à une marque européenne? Lire notre article ici <=