Vous avez déposé votre marque sur la plateforme en ligne de l’INPI. Vous pensez avoir sécurisé suffisamment vos droits. Quelle n’est pas votre surprise lorsque vous recevez une lettre de mise en demeure du titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire visant les mêmes classes que votre dépôt de marque! Si vous êtes destinataire d’une telle lettre de mise en demeure vous ne devez pas minimiser son importance: dans la majorité des cas c’est un préalable à une procédure d’opposition et/ou à une action judiciaire en contrefaçon de marque.

Qu’est-ce que la procédure d’opposition à une marque ? 

Le nombre de marques déposées, en France et au sein de l’Union européenne,  augmente fortement chaque année.

En France et en Europe, la protection d’une marque s’acquiert par l’enregistrement d’un nom ou d’un logo auprès de l’INPI/l’EUIPO.  Toutefois, ces deux organismes ne procèdent pas à un contrôle de disponibilité lors de l’examen de votre marque.

Face à un nombre important de dépôts de marques, il est fort probable que de nouvelles marques puissent gêner des marques antérieures existantes.

Il en résulte que le titulaire d’une marque doit surveiller seul les registres pour détecter les éventuels dépôts identiques ou similaires et agir vite par la suite.

Le droit des marques prévoit une procédure administrative spécifique, appelée opposition. Elle permet à tout titulaire d’un droit antérieur d’empêcher l’enregistrement d’une marque postérieure.

En effet, il s’agit d’une procédure préventive, rapide et économique permettant à toute personne, se sentant lésée, de signaler à l’INPI ou à l’EUIPO un nouveau dépôt de marque susceptible de créer un risque de confusion avec sa marque antérieure (ou un autre droit antérieur) et de demander son rejet.

Les entreprises, soucieuses de garder le marché autour de leurs marques, mettent en place un système de surveillance régulière des registres de marques. Cela leur permet de prendre connaissance rapidement de l’existence de nouveaux dépôts et s’y opposer, le cas échéant.

En savoir plus, lire notre article « La surveillance de marque: une nécessité pour l’entreprise » 

Opposition à une marque: quel est l’objectif de la procédure ?

Animées par la volonté de défendre leurs marques, certaines entreprises peuvent avoir un comportement très défensif, voir « agressif » qui les pousse à adresser des mises en demeure ou à introduire des procédures d’opposition devant l’INPI ou l’EUIPO sans que ces démarches ne soient entièrement justifiées.

Pour cette raison, si votre marque vient de faire l’objet d’une mise en demeure ou d’une procédure d’opposition il ne faut pas perdre l’espoir de la voir enregistrée.

Plusieurs moyens peuvent vous permettre de contester les demandes adverses et de trouver une porte de sortie favorable.

N’oubliez pas qu’une grande partie des litiges entre deux marques se règlent à l’amiable avant et/ou en cours de procédure d’opposition!

L’opposition est une procédure préventive qui permet au propriétaire d’une marque (marque antérieure) de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle marque parce qu’il considère que celle-ci porte atteinte à ses droits parce que:

  • Soit la marque postérieure est identique à sa marque antérieure et désigne des produits et services identiques.
  • Soit la marque postérieure est similaire à la marque antérieure et elle risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public, notamment si elle désigne des classes de marques identiques/ similaires. Par exemple la marque nouvelle SOLARIUS visant des « lunettes de soleil » (classe 9) est susceptible de créer un risque de confusion avec la marque antérieure similaire SOLARIA visant des « vêtements » (classe 25) dans la mesure où les produits visés sont similaires par leur complémentarité et sont susceptibles d’être distribués dans les mêmes points de vente.

La procédure d’opposition vise uniquement à empêcher l’enregistrement d’une marque. L’opposition ne permet pas à celui qui l’introduit d’obtenir des dommages et intérêts. Il faut notamment bien distinguer la procédure d’opposition de marque de l’action en contrefaçon de marque.

Par conséquent, la personne dont la marque est rejetée à l’issue d’une procédure d’opposition ne risque donc pas d’être condamnée à payer des dommages et intérêts ou de subir une sanction pénale.

Comment répondre à une opposition de marque?

Tout d’abord, il est essentiel de souligner que certaines grandes entreprises ont un comportement excessif dans la protection du monopole qu’ils détiennent sur leurs marques. Cela peut mener à des oppositions infondées dont le but est d’intimider le déposant d’une marque et le pousser ainsi à retirer sa marque volontairement.

En effet, une grande partie des oppositions déposées au sein de l’INPI /l’EUIPO ne sont pas forcément justifiées.

C’est pourquoi si vous recevez une lettre de mise en demeure ou une opposition, pensez d’abord à étudier la possibilité de vous défendre avant de céder aux demandes adverses.

Par ailleurs, faire appel à un avocat spécialisé en droit des marques à ce stade peut être très utile : celui-ci vous conseillera la meilleure manière d’agir en fonction des points forts et faibles de votre dossier:

  1. Etudiez et contestez les pièces et arguments adverses! 

Il faudrait d’abord commencer par analyser le formulaire d’opposition dont la validité est soumise à un formalisme strict. Certaines irrégularités formelles peuvent mener à l’irrecevabilité/le rejet de l’opposition.

Par ailleurs, votre adversaire devra apporter les justificatifs de la titularité de ses droits antérieurs en bonne et due forme, notamment le certificat d’enregistrement et/ou le certificat de renouvellement de sa marque. Il devra également fournir une copie de la publication de votre marque pour pouvoir la contester. A défaut, il risque que l’INPI/l’EUIPO déclare son opposition irrecevable.

Ensuite, analysez bien les motifs exposés dans l’opposition! Est-ce que l’opposition est fondée?  Le plus souvent, il s’agit d’une stratégie purement intimidante de la part du titulaire de droits antérieurs et, en réalité, les motifs ne sont pas fondés ou ne sont que partiellement fondés.

Ainsi, il faudrait étudier les produits et services opposés: sont-ils réellement identiques ou similaires? Aussi, l’adversaire attaque-t-il tous les produits et services dans le libellé de votre marque ou seulement quelques uns que vous n’envisagez pas d’utiliser réellement ? Dans ce cas, un simple retrait partiel de ces produits et services suffit pour rendre l’opposition sans objet et clôturer la procédure.

Il conviendrait également analyser les aspects visuels, phonétiques et intellectuels des signes en conflit pour vérifier s’ils sont réellement identiques /similaires et s’il existe un risque réel de confusion dans l’esprit du public.

Il est important de savoir qu’un grand nombre d’oppositions sont rejetées pour défaut de similitude/de risque de confusion entre les signes.

Ainsi dans une récente affaire, le cabinet Oolith Avocats a défendu avec succès le déposant de la marque KallistéEos, aux côtés du cabinet Legastrat contre une opposition formée à son encontre par la société EOS HOLDING (GmbH).

L’NPI a rejeté l’opposition aux motifs suivants :

« La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KALLISTEEOS, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal EOS. FOR A DEBT-FREE WORLD..

Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne l similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée 6 éléments verbaux.

Si les deux signes ont en commun la séquence EOS, la présence de la séquence d’attaque KALLISTE au sein du signe contesté engendre des différences de structure et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes.

En effet, visuellement, les éléments verbaux KALLISTEEOS et EOS se différencient par leur longueur (onze lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure) du fait de la séquence d’attaque KALLISTE du signe contesté, en sorte qu’ils possèdent une physionomie distincte.

Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque.

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.

En effet, la séquence EOS, certes distinctive, ne présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’elle y précédée de la séquence KALLISTE, tout aussi arbitraire au regard des services en cause et particulièrement perceptible en raison de sa longueur nettement supérieure et de sa position d’attaque.

La société opposante invoque le fait qu’« EOS dans la mythologie grecque est la personnification de l’aurore » et que « la présence, au sein du signe contesté, du terme « Kallisté » n’est pas de nature à éliminer la similarité conceptuelle constatée ci-dessus. Le terme « Kallisté » vient du grec ancien (καλλίστη / kallístê) et signifie en français « la plus belle ». Ce terme est parfois utilisé en Français pour désigner une personne ou une chose très belle ». Toutefois, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne perçoivent la signification de ces termes grecs et puissent ainsi percevoir le signe contesté comme « une simple déclinaison de la marque antérieure » signifiant «la plus belle Eos ».

Il résulte de ce qui précède que les deux signes produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur.

Le signe verbal contesté KALLISTEEOS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure EOS. FOR A DEBT-FREE WORLD »

Ainsi, le Directeur de l’INPI a suivi, à juste titre, les conclusions en défense de notre cabinet et a conclu, à juste titre, que le signe verbal KallistéEos pouvait être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

Voir la décision entière: EOS c. KALLISTEEOS

  1. Disposez-vous de moyens de contre-attaque ? 

Et pourquoi ne pas “sauver” votre marque en essayant de neutraliser les droits antérieurs de l’opposant, voire les faire “disparaître” juridiquement?

Si l’opposant n’apporte pas de preuves suffisantes de la validité de sa marque ou de son exploitation, il s’expose soit à ce que son opposition soit rejetée par l’INPI, soit à ce que sa marque fasse l’objet d’une action en nullité de votre part.

En effet, vous pourrez « contre-attaquer » par le biais d’une action en déchéance de la marque antérieure si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans les 5 ans précédant la procédure d’opposition.

Vous pourrez aussi lancer une action en nullité pour obtenir l’annulation de la marque antérieure si elle ne correspond pas aux conditions légales de validité d’une marque.

L’étude préalable de vos arguments de défense ainsi que de vos éventuelles actions de riposte vous permettrait de connaître rapidement la position que vous devrez adopter à l’égard de l’opposant.

  1. N’hésitez pas à discuter avec l’opposant !

Il est toujours préférable de favoriser la discussion et essayer de trouver un accord de coexistence entre les marques en conflit.

La majorité des litiges entre deux marques se règlent à l’amiable, notamment par la conclusion d’un accord dans lequel le titulaire de la marque antérieure et le titulaire de la marque postérieure s’entendent sur la co-habitation des deux marques dans le futur : délimitation des marchés, des territoires, représentation graphiques des signes etc.

Un tel terrain d’entente peut passer aussi par le retrait partiel (seulement de certains produits et services du libellé) de votre marque au cours de la procédure d’opposition.

Toutefois, négocier un accord peut s’avérer chronophage, soumis à plusieurs échanges entre les parties.

Pour pouvoir négocier sereinement sans subir la pression de l’agenda et des délais de la procéduraux, votre avocat et celui de la partie adverse demanderont certainement la suspension de la procédure. Ce mécanisme permet, en France, de demander à l’INPI la suspension de la procédure pour un maximum de 12 mois. Au sein de l’Union Européenne (l’EUIPO), le sursis de procédure dit de “cooling off” est un maximum de 24 mois, si les parties en font la demande.

Que ce soit devant l’INPI ou devant l’EUIPO, la demande de suspension doit être effectuée par les deux parties.

  1. Préparez minutieusement la réponse à l’opposition de votre marque! 

Si l’opposant n’est pas disposé à négocier ou si les négociations en cours se soldent par un échec, vous devrez vous préparer pour répondre par écrit à l’opposition dans les délais procéduraux ou entreprendre des actions de riposte, le cas échéant.

Le but poursuivi : démontrer l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit en raison des différences entre les signes, d’une part, et les produits/services visés, d’autre part. (voir notre point 1 si dessus).

Il faudrait garder à l’esprit qu’un grand nombre d’opposition sont rejetées par l’INPI et l’EUIPO faute de risque de confusion entre les marques.

Enfin, si l’INPI ou l’EUIPO ne vous donnent pas raison et s’opposent à l’enregistrement de votre marque, il est possible d’introduire un recours devant la Cour d’appel de Paris ou devant la Chambre de recours de l’EUIPO.

Néanmoins, une procédure de recours prend du temps (2 ans environ) et peut être coûteuse. Dans ce cas, il peut être plus judicieux économiquement et juridiquement de changer rapidement le nom de votre marque

Pour pouvoir enregistrer et développer votre marque sereinement en éviter un risque d’opposition ou d’action de contrefaçon, il est fortement préconisé de vérifier sa disponibilité en faisant une recherche d’antériorité de marque.

En savoir plus :  Toutes les décisions d’opposition gagnées par les avocats de notre cabinet.

Répondre à une opposition de marque : n’hésitez pas à faire appel à un avocat spécialisé

Si votre marque fait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’INPI ou devant l’EUIPO, il est recommandé de faire appel un avocat spécialisé en droit des marques. Celui-ci pourra vous accompagner dans la négociation avec l’opposant ou vous défendre lors de la procédure d’opposition.

Pourquoi faire appel à un avocat spécialisé en droit des marques? 

  1. Les délais de la procédure d’opposition d’une marque sont très courts. L’avocat spécialiste est habitué à gérer l’agenda procédural d’une opposition que ce soit devant l’INPI ou l’EUIPO.
  1. L’avocat spécialisé maitrise la jurisprudence (abondante !) en matière d’opposition/de contrefaçon de marque. Cela lui permet d’identifier très rapidement les chances de succès de l’opposition formée contre votre marque.
  1. En conséquence, l’avocat envisagera l’opportunité d’ouvrir ou non des négociations avec la partie adverse afin de régulariser un accord de coexistence entre les marques en conflit.
  1. L’avocat spécialisé en droit des marques fixera une stratégie globale de défense à l’égard de votre opposant. Il étudiera notamment la possibilité de riposter par le biais d’une action en déchéance ou d’une action en nullité de la marque adverse.

Quels sont les honoraires d’un avocat pour vous défendre et répondre à l’opposition d’une marque?

Les avocats fixent librement le montant de leurs honoraires. Le coût de la gestion d’une procédure d’opposition dépendra de la technicité et de la complexité de votre affaire et le taux horaire pratiqué par l’avocat.

Toutefois, dans un objectif d’accès au droit pour tous, OOLITH AVOCATS propose des tarifs forfaitaires et adaptés aux petites et moyennes entreprises, aux start’ups et aux porteurs de projets dans le cadre de la protection de leurs marques et d’autres droits de Propriété Intellectuelle.

Pour en savoir plus sur la nature et le déroulement de la procédure d’opposition devant l’INPI ou devant l’EUIPO, nous vous recommandons nos deux articles :

"Opposition auprès de l’INPI: comment empêcher l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à la vôtre ?" 

"Comment s’opposer à l’enregistrement et à l’usage d’une marque de l’Union européenne?"