Vous découvrez qu’un tiers vient de déposer une marque identique ou similaire à la vôtre ?

Ce tiers est peut-être simplement négligeant, ou, pire, de mauvaise foi: il souhaite usurper votre marque de manière intentionnelle.

En tout cas, il faudrait agir afin d’éviter la perte de vos investissements et, en conséquence, la valeur de votre marque. Le titulaire d’une marque passif peut être sanctionné par la loi ui prévoit la prescription de son action (article L. 716-5 du CPI), s’il agit très tardivement.

Il existe plusieurs moyens  d’agir pour empêcher l’enregistrement ou l’usage d’une marque concurrente: envoi d’une mise en demeure,  opposition, action en contrefaçon ou nullité…

La procédure d’opposition est l’une des plus rapides et efficaces.

Si la marque concurrente est une marque française, vous avez à votre disposition  le moyen d’engager une procédure d’opposition se déroule devant l’INPI, en France.

Si la marque gênante est une marque européenne, la procédure se déroule devant l‘EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), situé à Alicante.

Le présent article explique en détail la procédure d’opposition à l’une marque de l’Union européenne.

Informations préalables 

A la différence de la procédure d’opposition contre une marque française devant l’INPI, l’opposition à une marque communautaire est une procédure transfrontalière. Par conséquent, nécessite une préparation plus approfondie.

En effet, l’assistance d’un expert et notamment d’un avocat international spécialisé en droit européen peut s’avérer fort utile.

Voici les étapes de préparation de la procédure d’opposition devant l’EUIPO:

Étape 1:  identifiez la marque contre laquelle vous engagerez une action! 

Avant de former opposition, il est nécessaire  d’identifier qu’un dépôt de marque de l’UE porte atteinte à l’un de vos droits antérieurs.

L’EUIPO n’effectue pas de recherches pour vérifier si une demande de marque de l’Union européenne porte atteinte à des droits antérieurs, ce qui implique pour le titulaire de ces droits antérieurs de procéder à une surveillance systématique, généralement par l’intermédiaire de son conseil, à savoir son avocat spécialisé en droit des marques.

=> En savoir plus : lire notre article portant sur la Surveillance de marque. <= 

Étape 2 : vérifiez si vous êtes encore dans le délai pour former opposition devant l’EUIPO

Lorsqu’un dépôt de marque de l’Union européenne a été identifié, l’opposition doit être formée dans un délai de 3 mois, à compter de la publication au Bulletin des marques de l’Union européenne. Ce délai est non extensible.

En général, l’EUIPO vous indique la fin du délai d’opposition:

EUIPO opposition
EUIPO opposition

Lorsqu’un enregistrement international désignant l’Union européenne a été identifié, l’opposition doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de la date de la première publication (auparavant le délai était de 6 mois).

Étape 3: contrôlez vos droits antérieurs servant de fondement de la procédure

Il est nécessaire de vérifier si le droit antérieur  auquel il est porté atteinte peut servir de fondement à une opposition.

L’article 8 du règlement de marque UE prévoit les droits antérieurs permettant de s’opposer à une demande de marque de l’Union européenne :

  • une marques enregistrées antérieure: une marque de l’Union européenne, une marque nationale, une marques Benelux, un enregistrement international désignant un État membre ou l’Union européenne (ou les demandes de toutes ces marques sous réserve de leur enregistrement)
  • une marque non enregistrée mais notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris ;
  • une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale:  une dénomination sociale, un nom commercial, un droit d’auteur ou un nom de domaine;
  • une appellation d’origine ou une indication géographique (au sens du droit de l’Union européenne ou du droit national).
  • une marque renommée (dans l’Union européenne ou dans un État membre) peut être opposée contre une demande de marque portant sur des produits et services différents de ceux pour laquelle la marque antérieure est enregistrée.

Étape 4 :  assurez -vous de l’antériorité de vos droits

Cette démarche consiste à effectuer une recherche sur l’ensemble des droits détenus par le titulaire de la marque contestée avant de lui adresser une mise en demeure ou de former opposition.

Il n’est pas exclu que le titulaire d’une demande récente de marque de l’Union européenne puisse avoir une marque nationale ou un autre droit antérieur lui-même à votre marque! Dans ce cas, il risque de « contre-attaquer » et de faire perdre les droits sur votre propre marque que vous aviez considéré, à tort, « antérieur.

Avant de former opposions, effectuer une recherche par « nom de titulaire » sur la base de données  internationale de marques de l’EUIPO « TM VIEW ». 

EUIPO OPPOSITION
Euipo Opposition

Étape 5:  assurez-vous que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux

Cette  étape consiste à vérifier si votre marque antérieure a bien été exploitée antérieurement à l’opposition.

En effet, celui qui subit une opposition contre sa demande peut vous demander de justifier d’un usage sérieux de votre marque au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande de marque contestée. À défaut d’une telle preuve l’ EUIPO rejettera l’opposition.

Il est donc important donc, si votre marque antérieure a plus de 5 ans au moment de l’opposition et avant de lancer une procédure  de constituer un dossier de preuves d’usage.

5.1. Constituez un dossier de preuves d’usage de votre marque 

A titre d’exemple , les documents prouvant l’usage sérieux d’une marque française ou d’une marque de l’Union Européenne sont comme suit:

  • brochures, catalogues, prospectus et tout support commercial ou publicitaire ;
  • impressions des pages du site web ;
  • étiquettes, barèmes tarifaires ;
  • bons de commande ou devis;
  • factures;
  • attestations de clients indiquant que les services facturés ont été reçus
  • déclarations écrites sur l’honneur ou solennelles ;
  • sondages, provenant de préférence d’instituts indépendants ;

Tous ces documents doivent être datés et devront prouver la continuité de l’usage de la marque pour tous les produits et services concernés. Il ne doit pas s’agir d’un usage sporadique ou épisodique de la marque

Les documents doivent être des documents publics, destinés au consommateurs du produit et service concerné.

5.2.  Procédez à un audit préalable de vos droits avant toute action 

Ainsi, le risque que la marque antérieure soit jugée non exploitée nécessite de réaliser un audit du portefeuille de marques du titulaire pour vérifier sur quelle marque doit être formée l’opposition lorsque le titulaire dispose de plusieurs marques pouvant servir de fondement à l’opposition devant l’EUIPO.

Enfin, il convient de vérifier que le titulaire du droit antérieur est bien recevable à former opposition. Cela impose principalement :

  • que le droit antérieur soit valable et en vigueur (dûment renouvelée)
  • que le titulaire de la marque antérieure soit inscrit au registre correspondant en cette qualité. Ainsi, lorsque la marque fondant l’opposition a été acquise auprès d’un tiers, il est nécessaire que cette cession soit inscrite aux fins d’opposabilité aux tiers. De même, si la personne morale titulaire de la marque a fait l’objet de modifications (par exemple suite à une fusion–acquisition), il faudra procéder à l’inscription de ces modifications préalablement.
  • s’il s’agit d’une marque nationale, pensez à traduire son certificat d’ enregistrement  dans l’une des langues officielle de la procédure (anglais, français, allemand, italien et espagnol)

Les licenciés autorisés par les titulaires des marques antérieures peuvent également former opposition auprès de l’EUIPO.

Étape 6 : Déterminez le coût et le budget maximum que vous souhaitez affecter à cette procédure

Il est à noter que la procédure d’opposition a un certain coût. Il inclut les taxes officielles de l’EUIPO, les honoraires de votre avocat ainsi que les frais de traduction de certains documents dans la langue de la procédure, le  cas échéant.

Le paiement de la taxe d’opposition (320 €) doit impérativement intervenir dans le délai d’opposition. A défaut, l’EUIPO rejettera votre opposition.

Étape 7 : Fixez une stratégie d’action appropriée  à l’égard de votre adversaire

Lorsqu’une demande de marque de l’Union européenne pouvant porter atteinte à un droit antérieur a été identifiée, vous disposez des options suivantes:

  • si la marque de l’UE concurrente est relevée assez tôt, vous pouvez prendre contact avec le déposant par l’envoi une mise en demeure pour lui demander de retirer volontairement sa marque pour la totalité ou une partie des produits et/ou services désignés. Il est aussi possible d’envisager la formalisation d’un accord de coexistence de co-existence des marques

Il est importer de noter que la majorité des litiges entre marques se règle de manière amiable par un retrait volontaire de la marque ou la signature d’un accord.

  • si le délai pour former opposition est proche, il est nécessaire de former opposition auprès de l’EUIPO puisque le délai pour former opposition à une marque UE ne peut pas être prorogé. À ce stade, vous disposez d’une seule option pour préserver vos droits:  déposer une opposition formelle à titre conservatoire. Si vous manquez le délai d’opposition, la demande de marque de l’Union européenne gênante sera enregistrée. Dans ce dernier cas de figure, vous avez un dernier recours: engager une procédure en nullité  de la marque  enregistrée.

Déroulement de la procédure d’opposition devant l’EUIPO 


1. Commencez par déposer un acte formel d’opposition

Le législateur a permis que la procédure d’opposition puisse être déclenchée rapidement simplement par le dépôt d’une opposition formelle en ligne en remplissant un formulaire spécifique.

1.1.   Respectez les conditions de recevabilité absolues 

L’opposant doit respecter des conditions absolues de recevabilité dans le délai d’opposition.

A défaut, aucune régularisation n’est possible.

Les éléments obligatoires à ne pas oublier :

  • le numéro de dépôt de la marque contestée à l’encontre de laquelle l’opposition est formée
  • le nom du titulaire de la marque de l’Union européenne contestée

La date de publication de la demande contestée n’est pas nécessaire mais elle peut toutefois servir à identifier cette demande si une erreur a été réalisée dans le numéro de la demande.

  • une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir :
  • si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l’État membre, y compris, s’il y a lieu, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne ;
  • si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue , le nom de l’État membre dans lequel la marque est notoirement connue et soit l’indication du numéro de dépôt ou du numéro d’enregistrement de la marque (si elle est enregistrée), soit une représentation de la marque ;
  • si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur utilisé dans la vie des affaires , une indication de son type ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une mention de l’existence éventuelle de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union européenne ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres. Lorsque le droit antérieur est une marque enregistrée (ou en cours d’enregistrement), la preuve de l’existence et de la portée de ce droit antérieur peut être rapportée par une simple indication de la base de données dans laquelle les informations peuvent être recherchées
  • les motifs sur lesquels l’opposition est fondée,

Au stade de l’opposition formelle, il suffit de cocher la ou les cases correspondantes sur le formulaire d’opposition, sans obligation de formuler des observations détaillées.

1.2. Puis, régularisez vite les manquements aux conditions de recevabilité relatives

Si vous avez omis de remplir certaines exigences formelles dans le délai d’opposition, l’EUIPO peut vous adresser une notification vous demandant à la régulariser.  C

Vous disposez alors d’un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité relevée par l’EUIPO. Si vous avez la possibilité de régulariser, sachez qu’ll s’agit d’irrégularités relatives aux conditions relatives et non pas aux conditions absolues (mentionnées plus haut)

  • la date de dépôt et, le cas échéant, la date d’enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure fondant l’opposition ;
  • une représentation de la marque antérieure (en couleur si la marque a été déposée en couleur) ;
  • les produits ou services contre lesquels l’opposition est formée (à défaut d’indications, l’opposition est réputée formée contre tous les produits et services de la demande) ;
  • si le fondement de l’opposition est une marque de renommée, l’État membre dans lequel la marque jouit d’une renommée et les produits et services concernés par la renommée;
  • les nom et adresse de l’opposant et, le cas échéant, ceux de son représentant. Si l’opposition est formée par un licencié, celui-ci doit faire une déclaration indiquant qu’il est habilité à former opposition.

1.3. La langue de la procédure d’opposition devant l’EUIPO 

Toute demande de marque de l’Union européenne doit être déposée dans une des langues officielles de l’Union européenne. Toutefois, le demandeur doit obligatoirement indiquer une deuxième langue parmi les cinq langues officielles à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. L’acte d’opposition doit être rédigé dans une des langues de l’Office.

2. Maîtrisez le contenu de fond de l’action 

Sur le fond, le mémoire d’opposition doit préciser :

  •  Si l’opposition est dirigée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande contestée ou seulement certains d’entre eux auxquels cas il convient de les énumérer ;
  • Si  l’opposant invoque l’identité des marques ou le risque de confusion entre les marques

2.1. N’oubliez pas que la période de « cooling-off » est une étape importante de la procédure! 

A la réception de l’acte d’opposition  l’EUIPO en informe immédiatement le titulaire de la marque contestée.

En parallèle, l’ EUIPO procède, dans le mois suivant l’acte d’opposition, à l’examen de sa recevabilité.

Si l’opposition est déclarée irrecevable, l’Office adresse une copie de la décision à toutes les parties.

Si l’opposition est déclarée recevable, l’Office communique aux parties le calendrier de la phase contradictoire et annonce l’ouverture de l’opposition instaure un délai de réflexion obligatoire (période dite de cooling-off) prévu pour inciter les parties à discuter d’un éventuel accord de coexistence ou d’une modification des produits ou services de la marque contestée.

Sur requête conjointe des parties, l’Office prorogera cette période de 22 mois (soit un total de 24 mois). À tout moment la partie souhaitant mettre fin à la période de cooling-off, peut écrire à l’Office en demandant « l’opt-out » et la phase contradictoire débutera.

Il est très fréquent que lors de cette phase les parties parviennent à un accord qui met fin à l’opposition. Plus de la moitié des oppositions sont résolues durant cette phase, sans qu’il soit besoin d’une décision de l’EUIPO.

2.2. Respectez les délais fixés par calendrier de la procédure ! 

Le calendrier fixe notamment :

  • un délai à l’Opposant pour présenter les preuves relatives à ses droits antérieurs ainsi que ses observations au soutien de son opposition (en général 2 mois à compter de l’ouverture de l’opposition) ;
  • un délai au titulaire de  la marque contestée pour présenter ses observations en réponse (en général 2 mois à compter de la fin du délai accordé à l’opposant).

Vous pouvez proroger ces délais une fois pour une durée de deux mois sans justification, soit à l’initiative de l’Office soit à la demande d’une partie soit à la demande conjointe des parties.

Toute demande supplémentaire de suspension de la procédure devra être motivée par de justes motifs.

Phase d’instruction contradictoire de la procédure

Étape 1:  D’abord vous  devez justifier la validité des droits sur lesquels l’opposition est fondée.

  • votre marque antérieur est une marque nationale autre qu’une marque de l’Union européenne ,

Vous devrez fournir soit un certificat délivré par l’office de propriété intellectuelle national (par ex., le certificat d’enregistrement délivré par l’INPI pour une marque française), soit un extrait d’une base de données officielle reconnue par l’Office. Un extrait de la base en ligne TMview est suffisant à partir du moment où les informations utiles y figurent.

Vous devrez aussi communiquer, le cas échéant, le certificat de renouvellement de votre marque.

  • si l’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne , l’examen de l’existence de la validité de celle-ci est réalisé par l’Office.
  • Si le droit antérieur n’est pas une marque enregistrée (par ex. une marque notoirement connue ou un signe utilisé dans la vie des affaires, comme un nom commercial ou une dénomination sociale), l’opposant devra fournir tout document pertinent pour prouver l’existence de ce droit.

Si l’EUIPO considère que les droits antérieurs ne sont pas suffisamment établis, l’opposition est rejetée.

Étape 2: le titulaire de la demande de marque opposée dispose d’un délai pour présenter ses observations.

Cette réponse inclut en général tous les arguments au soutien du rejet de l’opposition:

  • remise en cause de la recevabilité de l’opposition,
  • demande de preuves d’usages de la marque antérieure
  • contestation de l’existence ou la validité des droits antérieur
  • démonstration de l’absence de risque de confusion
  • contre-attaque par une demande de de nullité (pour défaut d’usage ou de caractère distinctif) de la marque antérieure par l’intermédiaire d’une action distincte

Attention: L’EUIPO reste maître de l’organisation de la procédure. Pour éviter le risque d’une clôture rapide de la procédure par l’Office après les premières observations en réponse, il est conseillé de faire valoir tous vos arguments utiles dans ces premières observations.

Décision sur l’opposition

Après la clôture de l’opposition, l’EUIPO statue sur le bien-fondé de l’opposition en examinant, le cas échéant, les preuves d’exploitation de la marque antérieure si celle-ci est soumise à obligation d’usage.

Il n’y a pas d’audience de plaidoiries devant la Division d’opposition de l’EUIPO.

La décision est rendue dans la langue de la procédure.

L’EUIPO  statue dans sa décision sur le montant et la répartition des frais (qui incluent la taxe d’opposition et les frais de représentation plafonnés à 300 €).

Recours contre la décision d’opposition

Recours devant l’EUIPO 

La décision de la division d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision par l’Office. Ce délai ne peut pas être prorogé.

Par ailleurs, le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours (720 € actuellement). Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision d’opposition a été rendue (ou à tout le moins régularisée dans le délai d’un mois dans cette langue si le recours a été formé dans une autre langue de l’Office).

La chambre de recours statue ensuite sur le recours. En matière d’opposition, le taux de confirmation de la décision de la division d’opposition est d’environ 65 à 70 %.

 Recours devant le Tribunal de l’Union européenne

La décision de la chambre de recours de l’Office est susceptible d’être contestée par un recours devant le Tribunal de l’Union européenne. Ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

L’arrêt du Tribunal peut, à son tour, faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne mais limité aux points de droits du litige, dans un délai de deux mois.