Si vous souhaitez développer votre activité en Amérique du Nord, vous devez penser à déposer une marque aux Etats-Unis. Cependant, vous ne devez pas négliger le fait que le régime de protection d’une marque américaine est très différent de celui appliqué en France ou au sein de l’Union européenne. Le droit américain des marques est fondé sur l’usage de la marque et non pas sur le simple dépôt de la marque. Les différences entre les systèmes européen et américain créent souvent des difficultés pour les entreprises qui se lancent outre Atlantique sans être accompagnées. Les coûts et les régimes applicables peuvent varier selon le choix de types de protection: marque nationale ou marque internationale désignant les Etats-Unis.

Avant toute démarche: s’assurer de l’exploitation réelle ou imminente de la marque aux Etats-Unis!

Si vous envisagez de protéger votre marque aux Etats-Unis, vous devez avoir commencé à l’exploiter ou au moins avoir une « intention réelle » de commercialiser la marque sur ce territoire avant même le dépôt de marque lui-même. En effet, contrairement aux systèmes français et européen, le droit des marques américain est fondé sur l’usage et non pas sur le dépôt : first to use et non first to file.

En d’autres termes, le droit sur la marque n’est pas accordé définitivement par l’Office américain des marques (USPTO) avant que les preuves de son utilisation dans la vie des affaires et sur le territoire américain ne soient pas établies.

Par ailleurs, lorsque l’Office américain reçoit une marque internationale désignant les Etats-Unis, celui-ci exige de son titulaire une attestation dite d’« intention de bonne foi » d’utiliser la marque aux Etats-Unis. Aux yeux du droit américain, cette attestation a la valeur d’un serment dont découlent des conséquences juridiques importantes.

Deux solutions s’offrent, en effet, aux entreprises souhaitant conquérir le marché américain:

  • déposer directement une marque nationale aux Etats-Unis auprès de l’USPTO
  • désigner ce territoire dans une marque internationale via la procédure d’enregistrement auprès de l’ Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Quelle option choisir ? Votre choix dépend du plan de développement de votre entreprise aux Etats-Unis.

Protection par l’intermédiaire d’une marque nationale

L’ une des options de la protection aux Etats-Unis est celle du dépôt d’une marque nationale.

Dans cette hypothèses, l’entreprise doit faire appel à un avocat américain qui agit auprès de l’Office américain des marques (USPTO). En effet, seuls les avocats américains, inscrits à un barreau américain, peuvent représenter une entreprise étrangère devant cet office.

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Il existe deux types de dépôts de marque nationale: le dépôt fondé sur l’intention d’usage et celui de l’usage antérieur.

Le dépôt fondé sur l’intention d’usage: « Intent-to-Use Application »

En effet, une entreprise peut déposer une marque aux Etats-Unis, même si elle ne l’exploite pas encore sur le marché américain à condition qu’ elle le fera dans un avenir proche. Ainsi, au moment du dépôt, le titulaire déclare-t-il sur l’honneur qu’il a l’intention de débuter l’exploitation sérieuse de la marque dans les six mois suivant la date du dépôt. Cette marque bénéficie d’une protection de 10 ans, renouvelable indéfiniment, sous réserve de règlement des taxes de renouvellement.

Après le dépôt, l’USPTO procède à un examen approfondi de la distinctivité et la disponibilité de la marque. Puis, il délivre un avis d’acceptation (« Notice of Allowance) au propriétaire. L’office publie, ensuite, la marque pour permettre aux tiers intéressés de déposer une opposition.

Un délai de 6 mois commence à courir à partir de la date de la notification de l’avis.

À l’ expiration de ce délai, deux hypothèses sont envisageables :

  • le déposant commence l’usage effectif de sa marque aux Etats-Unis.  Il en informe l’Office américain, qui enregistre définitivement la marque ;
  • le propriétaire de la marque n’a pas encore commencé à utiliser sa marque. Il demande alors la prorogation du délai de 6 mois, pour des « motifs légitimes ». Le titulaire peut renouveler sa demande dans une limite de 3 ans à partir de la transmission de l’avis d’acceptation. L’ USPTO procède à l’enregistrement dès qu’il reçoit la preuve de l’usage de la marque. Le déposant doit payer une taxe supplémentaire à chaque demande de prorogation du délai de 6 mois.

Le dépôt fondé sur l’usage antérieur de la marque: « Use in Commerce Application »

L’ entreprise, qui utilise un signe sans l’avoir préalablement enregistrée, peut régulariser ses droits. En effet, l’entreprise peut faire valider le monopole sur sa marque par l’intermédiaire d’une procédure d’enregistrement accéléré. Toutefois, le titulaire de la marque a l’obligation de fournir la preuve de l’utilisation antérieure effective du signe. Cette preuve doit correspondre aux standards spécifiques de l’USPTO. Le titulaire établit cette preuve sous forme de spécimens démontrant l’existence de ventes ou de campagnes publicitaires auprès du public.

L’ Office américain des brevets et des marques procède à un examen rigoureux et exige que :

  • la marque soit reproduite sur les produits ou l’emballage des articles ou qu’elle est clairement liée aux services,
  • et que les produits et services sur lesquels est apposée la marque soient vendus dans deux États minimum aux Etats-Unis

Après avoir fourni ces justificatifs, la procédure de dépôt continue jusqu’à l’enregistrement de ladite marque.

Enregistrer sa marque aux Etats-Unis via le système de la marque internationale (Arrangement et Protocole de Madrid)

Il est également possible de déposer une marque aux Etats-Unis sans recourir aux services d’un avocats américain. Ainsi, le propriétaire d’une marque française peut étendre sa protection par le biais d’une marque internationale désignant les États-Unis déposée auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Ce système de protection exige qu’une entreprise française se fonde sur une marque nationale enregistrée, à savoir une marque française enregistrée (l’INPI) ou une marque de l’Union européenne enregistrée (l’EUIPO). En d’autres mots, il est impossible de procéder à l’enregistrement d’une marque internationale, sans avoir préalablement enregistré une « marque de base ».

Une fois la demande d’enregistrement déposée auprès l’OMPI, cette dernière traduit la demande en anglais et la transfère à l’USPTO.

La marque internationale se base sur l’intention d’usage et nécessite une « déclaration d’intention d’usage », sans dépôt de preuves d’usage. Le titulaire de la marque devra communiquer les premières preuves pendant la sixième année suivant l’enregistrement.

Les avantages de la marque internationale désignant les Etats-Unis

Le système de marque internationale représente des avantages tant sur un plan juridique sur un plan économique.

  • Une procédure plus économique

La marque internationale présente le grand avantage de réduire considérablement les taxes de dépôt. Le titulaire ne doit payer qu’une seule fois, auprès de l’OMPI, et à un tarif très avantageux comparé aux tarifs d’un dépôt national qui incluent des taxes officielles et honoraires d’un avocat local. Par ailleurs, le titulaire réalise une réelle économie si la marque internationale désigne plusieurs pays à la fois.

  • Pas d’obligation de fournir immédiatement de preuves d’usage de la marque sur le marché américain

A la différence de la procédure du dépôt national américain où le titulaire est obligé de prouver l’usage de sa marque avant même qu’elle soit enregistrée, la procédure de marque internationale n’exige de preuves d’usage que cinq à six ans après l’enregistrement définitif de la marque. Il est tout de même à noter que, dans les deux cas, l’USPTO demandera au titulaire de la marque  de fournir des preuves d’exploitation au moment du renouvellement de la marque,  à savoir dix ans à compter du dépôt de la marque.

  • Possibilité de bénéficier de l’antériorité de la marque française (« marque de base »)

Si le titulaire procède à l »enregistrement international dans le délai de priorité de 6 mois, l’antériorité de la marque américaine remontera à la date de dépôt de la marque française. Cela permet de s’opposer à un éventuel dépôt concurrent effectué aux Etats-Unis dans l’intervalle. En d’autres mots, le titulaire de la marque pourra engager une procédure judiciaire contre des actes de contrefaçon, commis aux États-Unis, avant le dépôt de sa marque américaine.

Spécificités et difficultés éventuelles de la procédure d’enregistrement de la marque aux Etats-Unis

La procédure d’enregistrement d’une marque doit passer deux étapes d’épreuves devant l’USPTO. D’abord, la marque doit passer l’examen lors duquel l’examinateur (« Examening Attorney« ) est susceptible d’ émettre un refus d’enregistrement. Puis, viendra l’instance d’appel devant le TTAB (Trademark Trial Appeal Board). Il s’agit de la Chambre de recours de l’USPTO qui peut confirmer ou infirmer le refus initial de l’examinateur. On parle ici d’une procédure ex parte qui se déroule entre le déposant de la marque et l’Office.

Une fois l’examen de l’USPTO passé, la marque est acceptée et publiée. La procédure passe alors en phase 2: les tiers peuvent s’opposer à l’enregistrement de la marque. Il s’agit d’une procédure  inter partes qui se déroule entre le déposant et le propriétaire d’une marque antérieure identique ou similaire.

1. Refus d’enregistrement provisoire émis par l’examinateur américain

Les refus d’enregistrement d’une marque peut avoir différents fondements que ce soit une marque nationale américaine ou une marque internationale.

Par exemple, dans le cadre de la procédure de marque internationale le signe dont la protection est demandée aux États-Unis via le Protocole de Madrid doit correspondre entièrement à la marque de base. Il est donc impossible de modifier le signe ou le libellé de produits et services visés de la marque américaine. Ainsi, si une marque française désigne en classe 3 des savons, il est impossible de l’élargir le libellé de la marque américaine en désignant des parfums. A défaut d’identité, l’examinateur rejettera la marque américaine.

Cependant, il reste possible de modifier le libellé dans l’autre sens à savoir limiter l’étendue des produits et services couverts par la marque d’origine. Pa exemple, l’Office accepte la restriction de « produits d’hygiène» en « savons». En effet, le savon est un produit qui relève de la la catégorie plus large de produits d’hygiène .

Il arrive souvent que l’USPTO notifie un rejet provisoire partiel pour défaut de précision du libellé. En effet, l’ Office américain a des exigences de précision plus élevées que de celles des offices européens. L ‘USPTO n’accepte pas de catégories large de produits et services. Il convient alors de modifier le libellé pour se conformer aux exigences de l’USPTO. L’ une des manière de se conformer et d’accepter la suggestion de modification faite par l’examinateur.

Par ailleurs, les rejets de l’USPTO peuvent se fonder sur d’autres motifs: l’absence de caractère distinctif de la marque ou le risque de confusion entre la marque, objet de l’examen, et des marques américaines antérieurement déposées ou enregistrées pour des produits et services identiques ou similaires et pour un signe identique ou similaire.

2. Procédures d’opposition

Aux Etats-Unis, tout comme en France, il est possible de former opposition contre une demande de marque américaine seulement une fois celle-ci acceptée par l’USPTO et publiée. Le délai pour faire opposition à une marque aux Etats-Unis est d’un mois. L’ Office peut prolonger ce délai à la requête d’un tiers lui permettant ainsi de disposer de plus de temps pour préparer la procédure d’opposition.

A la différence de la procédure d’opposition devant l’INPI ou celle devant l’EUIPO, qui sont des procédures administratives, rapides et économiques, a l’opposition devant l’USPTO s’apparente à une procédure judiciaire civile. Il s’agit d’une procédure longue, complexe et chère, notamment du fait de l’application des règles de la ‘discovery ».

Les parties sont obligatoirement représentées par un avocat américain.

L’enregistrement d’une marque auprès de l’Office américain des marques (USPTO), attaché davantage au principe de libre commerce qu’aux monopoles, est in fine un processus plus long et technique que les procédures d’enregistrement de marque en Europe et en France.

Pourquoi faire appel à un avocat pour déposer une marque aux Etats-Unis?

A retenir: une entreprise qui envisage de déposer une marque aux États-Unis doit avoir un projet réel de commercialisation. A défaut elle risque de perdre très rapidement les droits sur la marque, voir les investissements financiers correspondant.

Cependant, le système de la marque internationale offre la possibilité de reporter le moment de la commercialisation réelle aux Etats-Unis.

Toutefois, les différences importantes entre le système français/européen ne sont pas sans créer de difficultés pour les entreprises européennes. C’est pourquoi ces dernières auront tout intérêt à passer par un avocat spécialiste en droit des marques. Celui-ci l’aidera à choisir la meilleure stratégie de protection de la marque aux Etats-Unis.