En quoi consiste l’examen de la demande de marque effectué par l’INPI?

Vous avez déposé votre marque seul (e) et en tout simplicité sur la plateforme en ligne de l’INPI et  vous avez dores et déjà commencé à mettre en place son exploitation.

Quelle n’est pas votre surprise de recevoir une notification de l’INPI vous informant du refus provisoire, total ou partiel, de votre marque. 

Avant d’y répondre, il est nécessaire de savoir en quoi consiste l’examen de la marque effectué par l’INPI. 

Le Code de la Propriété Intellectuelle définit la marque comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » (article L.711-1 du CPI)

En France, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement.  Ainsi, le monopole sur la marque prend-il effet à compter du dépôt après de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI).

Une fois la demande de marque déposée auprès de l’INPI, ce dernier procède à son examen conformément aux règles et délais prévus par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Cet examen porte sur :

• Les conditions de forme du dépôt d’une marque (article L.712-2 du CPI)
• Les conditions de fond du dépôt d’une marque (articles 711-1, L. 711-2, L.711-3et L.712-4 du CPI).

Procédure INPI: examen des conditions de forme de la demande d’enregistrement d’une marque (article L. 712-2 du CPI)

Ainsi, l’INPI procède-il à l »examen de la recevabilité formelle du dépôt de marque.

Pour être recevable, le dépôt d’une marque doit comprendre au moins un exemplaire de la demande d’enregistrement contenant certaines mentions obligatoires et être accompagné de la justification du paiement de la taxe de dépôt.

Les mentions qui doivent nécessairement figurer dans la demande d’enregistrement de marque pour éviter les objections d’irrecevabilité de l’INPI sont comme suit :

• L’identification du déposant de la marque : il a récemment été jugé que la mention du nom commercial du déposant, au lieu et place de sa dénomination sociale, constitue une simple erreur matérielle n’entraînant pas de difficulté d’identification et de recevabilité dès lors que le numéro Siren correspondait bien à celui de la société déposante, ainsi que cela ressort de son extrait Kbis. Cette erreur a pu, en conséquence, faire l’objet d’une correction d’erreur matérielle (TGI Paris, 29 nov. 2013 : PIBD 2014, III, p. 151).
• Le modèle de la marque : consistant dans la représentation graphique de cette dernière. Le modèle peut être complété par une brève description.
• L’énumération des produits ou services et des classes de la Classification de Nice (articles  712-3, 1° a, b et c du CPI).
• Le paiement de la taxe officielle de dépôt : le défaut de justification du paiement de la redevance de dépôt constitue également un motif d’irrecevabilité.

En cas d’irrégularité formelle, l’INPI invite le déposant à compléter les pièces manquantes ou à acquitter la taxe dans un délai fixé dans une notification officielle de régularisation adressée par courrier recommandé au titulaire de la marque.

Faute de régularisation dans le délai fixé par l’INPI, le dépôt est déclaré irrecevable.

Examen des conditions de fond du dépôt de marque 

Avant de déposer une marque auprès de l’INPI, il faudrait savoir que celui-ci ne vérifie pas les motifs relatifs de refus de la marque.

1. L’INPI ne vérifie pas si la marque déposée porte atteinte à des marques ou d’autres droits antérieurs.

Les offices des marques d’une douzaine de pays membres de l’Union européenne pratiquent encore un examen des marques antérieures : Portugal, Grèce, Pologne, Roumanie, Estonie, Chypre, Malte, Finlande, République Tchèque, …

L’USPTO (L’Office américain des marques) lui aussi, procède à un examen très minutieux et rigoureux des marques antérieures. De ce fait, les procédures d’enregistrement des marques américaines peuvent s’avérer très longues et couteuses pour les déposants de marques.

Au niveau européen, la Commission européenne a conclu que l’examen systématique par les Offices de la disponibilité des marques constitue une source de litiges artificiels et fausse la concurrence. Il s’agit, selon elle, d’une barrière injustifiée à l’entrée sur le marché.

De même l’INPI ne procède-il pas à l’examen de la disponibilité de la nouvelle marque déposée.  La loi française laisse aux titulaires des droits antérieurs l’initiative de la surveillance des marques ainsi que le déclenchement d’une procédure d’opposition en cas de conflit entre marque déposée et marque antérieure.

Par conséquent, le déposant ne doit pas compter sur l’INPI pour vérifier la disponibilité de sa marque mais il doit effectuer une recherche d’antériorité avant de déposer sa marque.

2. L’INPI vérifie s’il existe de motifs absolus de rejet d’une demande de marque

L’INPI a pour seule obligation de vérifier si la demande de marque correspond aux conditions de validité et de licité prévues par les textes légaux.

a.  L’INPI vérifie si le dépôt d’une marque peut être un signe susceptible de représentation graphique.

L’article L.711-1 du CPI fait référence à une liste non-limitative des signes susceptibles de constituer une marque :

• Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles
• Les signes sonores tels que sons : phrases musicales
• Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, logos, images de synthèses, hologrammes ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service, les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

b. L’INPI vérifie si la marque déposée est distinctive

La fonction première d’une marque est d’identifier l’origine des produits et services en les distinguant de ceux provenant d’une autre origine (entreprise).

Cette fonction essentielle et première de la marque est considérée comme une condition sine qua non de la validité de la marque par les instances européennes (article 2 de la Directive n° 89-104 du 21 décembre 1988).

La distinctivité de la marque est définie également par l’article 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La marque est dépourvue de caractère distinctif si :

• Le signe est, dans le langage courant ou professionnel, exclusivement la désignation nécessaire, usuelle ou générique des produits et services désignés par la demande de marque examinée. Par exemple la marque déposée EMAILING a été considérée comme générique pour les services de marketing et publicité directe, TGI de Paris du 24 Mars 2009.
• Si le signe sert à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service (par exemple, la marque Multimédia pour désigner des produits de divertissement utilisant plusieurs médias  a été jugée descriptive des services désigné sous la marque à savoir divertissements radiophoniques et audiovisuels, CA Paris, 29 novembre 1994)
• Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit (nullité de la marque représentant TGI de Paris, 30 avril 2009)

Le caractère distinctif d’une marque est soumis à l’appréciation de l’INPI.

Il est à noter que l’EUIPO, en charge de l’enregistrement des marques européennes, est plus exigent et souvent plus prompte à refuser des marques pour défaut de caractère distinctif.

c. L’INPI vérifie si la marque déposée est licite

Avant de déposer une marque, il faudrait vérifier si elle ne tombe pas sous certaines interdictions légales. A défaut l’INPI refusera son enregistrement :

• La marque ne doit pas être exclue par l’article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 : lorsqu’il est fait le choix de déposer une marque, il convient d’éviter de déposer un signe comportant des symboles officiels faisant référence directe à des Etats ou à des organisations internationales : armoiries, drapeaux, sigles et autres emblèmes d’Etats ou des organisations internationales intergouvernementales, signes et poinçons officiels de contrôles et de garantie adoptés par les Etats. Par exemple, l’INPI et l’EUIPO refusent régulièrement d’enregistrer des marques constituées du drapeau européen.
• La marque ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs : la marque, même si elle peut être provocatrice, elle ne doit pas dépasser certaines limites. Par exemple, ont été jugées contraires aux bonnes mœurs les marques NON A LA TURQUIE EN EUROPE (CA Paris 9 juin 2004, RG n° 20014-06406), PUTA MADRE.
• La marque ne doit pas être de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service : l’INPI vérifie si la demande de marque est déceptive/trompeuse.  Il s’agit ainsi de l’obligation applicable à toute communication commerciale qui ne doit pas tromper le public sur certaines caractéristiques essentielles des produits/services visés par la marque. (Article L.121-1 du Code de la consommation)
• Par ailleurs, sur le terrain de la concurrence déloyale, la marque ne devra pas servir un opérateur économique pour s’octroyer un avantage économique tiré du caractère trompeur du signe déposé à titre de marque. Par exemple, a été jugée comme trompeuse la marque RUSSIAN CHAMPAGNE ou SOVIET CHAMPAGNE pour désigner des boissons, CA Paris, 25 avril 2007 RG 06/03001.

Durée de l’examen de la marque par l’INPI

Six semaines à compter de la réception de la demande de marque, l’INPI procède à la publication de la marque au BOPI (R 712-8 du CPI).

A partir de la date de publication tout tiers intéressé peut formuler des observations ou former opposition à l’enregistrement dans un délai de deux mois.

En absence d’opposition ou d’observations, les marques sont enregistrées en principe dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande d’enregistrement.

Que se passe-t-il en cas de silence de l’INPI ?

En matière d’enregistrement de marque le principe selon lequel « le silence de l’administration vaut acceptation » ne s’applique pas.

En application de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et ses décrets d’application (D. n° 2015-511 du 7 mai 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ») les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle prévoient que :

• Il est statué sur la demande d’enregistrement dans un délai de six mois à compter de la demande (ce délai interrompu, le cas échéant, jusqu’à la décision statuant sur une éventuelle opposition ou jusqu’à la régularisation de la demande (l’article R. 712-23-1 du CPI) ;
• A défaut de décision expresse dans le délai mentionné, la demande de marque est réputée rejetée.

Face à ce risque de rejet implicite des marques par l’INPI, les titulaires gardent le plus vif intérêt à se montrer vigilants et à surveiller – en étroite relation avec leur conseil – ces délais afin de pouvoir contester les décisions de rejet implicite.

Dans cette dernière hypothèse, les titulaires des marques disposent d’un droit de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI.

Nous mettons à la disposition des entreprises notre expertise en la matière afin d’intervenir promptement et efficacement dans le cadre de la protection de leurs marques en France et à l’international.