Référence nécessaire à la marque d’autrui : une décision rare et structurante obtenue par le cabinet pour les sociétés ARTELIA et CLI

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Par un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris, statuant en référé, a accueilli l’appel formé par les sociétés ARTELIA et CONCRETE LAYER INNOVATIONS (CLI), que le cabinet représentait comme avocats plaidants, et jugé que la société andorrane CLAS avait commis des actes de contrefaçon vraisemblable des marques verbales française « ACCROPODE » et de l’Union européenne « ECOPODE ». Infirmant l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 qui avait débouté nos clientes de l’intégralité de leurs demandes, la Cour prononce une interdiction sous astreinte, alloue des provisions indemnitaires et met les dépens et frais irrépétibles des deux instances à la charge de la partie adverse.

Au-delà du résultat obtenu, cet arrêt mérite l’attention pour une raison simple : les décisions rendues sur l’exception de référence nécessaire sont rares, et plus rares encore celles qui en fixent les limites lorsque l’usage de la marque d’autrui est déployé à grande échelle sur internet.

I. La référence nécessaire à une marque tierce: une exception peu contentieuse,

L’exception de référence nécessaire — aujourd’hui codifiée aux articles L. 713-6, I, 3° du code de la propriété intellectuelle et 14 du règlement (UE) 2017/1001 — permet à un tiers d’utiliser la marque d’autrui, conformément aux usages loyaux du commerce, lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.

Le corpus jurisprudentiel disponible est étroit et s’est construit presque exclusivement autour de la question du principe : le tiers peut-il, oui ou non, citer la marque ?

Au niveau européen, deux arrêts fondateurs dominent la matière. L’arrêt BMW / Deenik (CJCE, 23 février 1999, C-63/97) a admis qu’un garagiste indépendant puisse annoncer qu’il répare et entretient des véhicules BMW, dès lors qu’il ne donne pas l’impression d’appartenir au réseau du titulaire. L’arrêt Gillette (CJUE, 17 mars 2005, C-228/03) a posé la grille toujours en vigueur : l’usage n’est licite que s’il constitue « en pratique le seul moyen » de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit ou du service, et il cesse d’être honnête, notamment, lorsqu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire.

En droit interne, la Cour de cassation n’a été saisie qu’épisodiquement, et presque toujours dans des configurations de compatibilité matérielle : lames de rasoir adaptables (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236 et 99-10.406), flacons adaptables à une machine d’analyse médicale (Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17.120), démonstration d’attaches pour vignes réalisée au moyen d’un lieur électrique de la marque d’un tiers (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.263), et récemment pièces détachées destinées à des véhicules de transport (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813), arrêt qui rappelle la double condition de nécessité et de conformité aux usages honnêtes.

Dans toutes ces affaires, le débat portait sur l’existence même du droit de citer. Aucune ne traitait frontalement de la question que posait notre dossier : lorsque le principe de la citation est acquis — nul ne contestait que la société CLAS, prestataire de services d’assistance et d’inspection de digues, puisse nommer les blocs sur lesquels elle est intervenue —, à partir de quel point l’intensité de l’usage fait-elle basculer la référence licite dans la contrefaçon ? C’est précisément à cette question, largement inédite, que répond l’arrêt du 24 septembre 2025.

II. L’apport de l’arrêt : la référence nécessaire à une marque d’autrui: le glissement du qualitatif vers le quantitatif

A. Des marques adossées à une technologie de référence mondiale

Le litige ne portait pas sur des signes ordinaires. Les marques ACCROPODE — dont le premier dépôt français remonte à 1979 — et ECOPODE désignent des blocs artificiels de carapace de digues qui comptent parmi les technologies de protection des ouvrages maritimes les plus déployées au monde. Fruit de décennies de recherche en ingénierie maritime du groupe ARTELIA, ces blocs monocouche équipent ports, digues et ouvrages côtiers sur l’ensemble des continents, et leur mise en œuvre obéit à un référentiel technique exigeant — conception, coulage, pose, imbrication, contrôle — dont la société CLI, licenciée exclusive, assure la diffusion, la formation et la certification.

C’est précisément cette notoriété technique qui expose les marques : plus un signe devient la référence d’un marché, plus il attire les usages parasitaires de ceux qui cherchent à capter la crédibilité qu’il véhicule. La défense de ces actifs — dont la valeur patrimoniale repose sur leur fonction de garantie d’origine et de qualité — constituait l’enjeu central du dossier.

B. Les faits soumis à la Cour

Les constats de commissaire de justice que nous avons fait établir révélaient une saturation sans précédent dans la jurisprudence publiée : 814 citations de la marque « ACCROPODE » et 292 de la marque « ECOPODE » sur les sites de la société CLAS au premier constat, 736 et 334 au second, outre leur reproduction dans les liens URL, titres et méta-descriptions des pages, en association avec les termes « licence », « certification » et « assistance » — cœur de l’activité de la licenciée CLI. La page d’accueil citait les marques, relève la Cour, « quasiment à chaque paragraphe, parfois à plusieurs reprises dans le même paragraphe », en attaque et en majuscules. L’application la référence nécessaire à une marque a été rejetée.

C. Le raisonnement suivi

L’argumentation développée pour ARTELIA et CLI a été accueillie sur ses trois axes, qui forment désormais une grille d’analyse transposable:

La substituabilité, d’abord : nous avons démontré que les citations pouvaient être remplacées par des expressions génériques (« tout type de blocs », « blocs naturels ou artificiels ») que la défenderesse employait elle-même ponctuellement — preuve que la référence n’était pas le « seul moyen » d’informer, au sens de Gillette.

La disproportion, ensuite : la société CLAS n’ayant participé qu’à une quinzaine de projets en lien avec ces blocs — point non contredit —, rien ne justifiait des centaines d’occurrences. La Cour admet que les exigences des maîtres d’ouvrage imposent de citer les marques des blocs dans les réponses aux appels d’offres, mais refuse d’étendre cette justification, cantonnée aux marchés publics, à une communication commerciale généralisée sur internet.

L’étalonnage sur les usages du marché, enfin : les concurrents invoqués en défense ne faisaient des marques qu’un « usage ponctuel, très éloigné de l’usage répétitif et massif » constaté chez CLAS.

La Cour en conclut que ces reproductions sont de nature à faire croire au public concerné — fût-il un public averti composé de professionnels — qu’il existe un lien entre la société CLAS et les sociétés ARTELIA/CLI. Là où BMW / Deenik et Gillette avaient tracé la frontière du lien commercial suggéré de manière abstraite, l’arrêt du 24 septembre 2025 la matérialise par un faisceau d’indices concret : densité, substituabilité, proportionnalité à l’activité réelle, comparaison sectorielle. L’application de ‘exception à la référence nécessaire d’une marque a été rejetée.

D. Deux enseignements complémentaires sur l’exception de référence nécessaire à une marque tierce

L’arrêt écarte deux correctifs fréquemment invoqués en pratique. L’apposition des symboles ™ ou ®, « qui n’ont pas de valeur en droit français », est jugée indifférente. Et la mention unique, sur une rubrique du site, de ce que les marques appartiennent au groupe ARTELIA est « de peu d’emport eu égard à l’importance des reproductions litigieuses » : un disclaimer isolé ne purge pas un usage structurellement déloyal.

Sur la prescription, la Cour confirme le régime du délit continu (art. L. 716-4-2 CPI) : les constats de 2022 constituant les derniers faits permettant d’agir, l’action introduite en août 2023 était recevable, peu important que l’usage remonte, selon la défense, à 2016. La tolérance passée ne couvre pas les actes qui se poursuivent.

III. Les mesures obtenues

La Cour interdit à la société CLAS, sous astreinte de 500 € par jour d’infraction constatée, tout usage des marques « ACCROPODE » et « ECOPODE » qui ne serait pas strictement nécessaire pour faire état des projets auxquels elle a effectivement participé — et, dans ce cas, à la condition d’apposer la mention : « marque(s) enregistrée(s) appartenant au groupe ARTELIA, qui n’est en aucun cas affilié à la société CLAS ». Le dispositif est en lui-même remarquable : plutôt qu’une interdiction absolue, la Cour définit positivement le périmètre de l’usage résiduel licite et érige la négation expresse de tout lien commercial en condition de licéité — formule d’équilibre appelée à servir de référence.

Elle condamne en outre la société CLAS à verser à chacune des sociétés ARTELIA et CLI une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice économique, en retenant que la contrefaçon vraisemblable a « nécessairement généré un préjudice économique » résultant de la banalisation et de la dilution des marques — sans exiger, au stade du référé, de démonstration comptable d’un manque à gagner. La société CLAS supporte enfin les dépens des deux instances et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune de nos clientes, l’amende civile prononcée en première instance étant anéantie.

IV. Portée pratique

Pour les titulaires de marques, l’arrêt valide une stratégie probatoire fondée sur la quantification : constats dénombrant les occurrences sur l’ensemble des supports (pages, URL, balises, méta-descriptions), démonstration de la substituabilité par des formules génériques, comparaison avec les usages du secteur, mise en regard de l’ampleur de l’usage avec l’activité réelle du tiers. Le référé de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle retrouve ainsi son efficacité pour obtenir rapidement interdiction et provision.

Pour les prestataires de services, distributeurs et acteurs de l’après-vente dont la communication s’appuie sur des marques tierces, l’arrêt impose de raisonner désormais en termes de densité d’usage et non plus seulement de légitimité de principe : chaque citation doit être indispensable, rattachée à une prestation effectivement réalisée et proportionnée à l’activité réelle. La reproduction des marques d’autrui dans les URL et méta-descriptions — pratique courante d’optimisation du référencement — est expressément appréhendée comme facteur de contrefaçon : la captation de trafic par le signe d’autrui devient un risque contentieux identifié.

Conclusion

Dans un domaine où la jurisprudence se compte en une poignée de décisions étalées sur vingt-cinq ans, l’arrêt du 24 septembre 2025 apporte ce qui manquait : une méthode d’appréciation de l’intensité de l’usage, là où les précédents ne s’étaient prononcés que sur son principe. Il restaure la fonction essentielle des marques ACCROPODE et ECOPODE — garantir au marché mondial de l’ingénierie maritime l’origine et la qualité d’une technologie de référence — face à des pratiques qui les détournaient en outil de référencement et de crédibilisation. Il rappelle, plus largement, que la notoriété d’une marque n’est pas un bien commun : elle est le fruit des investissements de son titulaire, et le droit la protège d’autant plus fermement qu’elle attire les convoitises. Le cabinet — Maître Galina Paricheva et Maître Marie Fabregat, en charge du dossier — est fier d’avoir contribué, aux côtés des sociétés ARTELIA et CLI, à cette clarification.

Le cabinet accompagne titulaires de marques et opérateurs économiques dans la protection de leurs actifs de propriété intellectuelle, l’audit de leurs pratiques de communication référentielle et la conduite des contentieux de contrefaçon, en France et à l’international.

Pour obtenir une copie de l’arrêt, vous pouvez en faire la demande à l’adresse : contact@oolith.eu.