Oolith Avocats vous accompagne si vous souhaitez effectuer un audit de Propriété Intellectuelle et Industrielle de votre entreprise.
Tout d’abord il faut dire que, que le portefeuille de droits de propriété intellectuelle n’est par nature jamais figé. Il est constitué de droits qui mutent avec le temps. Cette mutation est « imposée » par la loi mais aussi par le principe de la liberté du commerce.

Avant tout, l’audit de Propriété Intellectuelle est l’occasion de faire un état des lieux et de rationaliser sa gestion. Il a pour but non seulement la définition d’objectifs stratégiques prioritaires dans la gestion des actifs immatériels de l’entreprise mais aussi la réalisation d’économies substantielles sur les coûts de leur maintien et l’obtention d’une vision à jour des réalités économiques de l’entreprise.

Il faut reconnaître que ces actions font de l’audit un véritable levier de croissance : mise en valeur de certaines marques, abandon progressif d’autres, reprises d’usage ou licence afin de conserver des droits, cessions, etc.

Ainsi l’audit équivaut-il à un « bilan de santé » des titres de propriété industrielle et autres actifs immatériels de l’entreprise.

Quel est l’objet d’un audit de Propriété Intellectuelle?

identifier les éventuelles fragilités de certaines marques ou autres titres/droits de propriété industrielle ainsi que les coûts dépensés inutilement en protection ou suivi qui pourraient être consolidées.
proposer une stratégie de consolidation et de valorisation du portefeuille.

De ce fait, l’audit permet d’identifier des risques de déchéance ou des « doublons » ou insuffisances dans la protection de certains titres. Il peut également amener l’entreprise à réfléchir à l’abandon ou la cession de telle marque ou tel titre à faible enjeu commercial, ainsi qu’à une stratégie d’optimisation plus globale de la gestion du portefeuille de Propriété Intellectuelle.

1. L’audit de Propriété Intellectuelle permet d’identifier des risques de déchéance de marques :

Par exemple, l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’en cas de non-exploitation d’une marque pendant un délai de cinq ans, le propriétaire s’expose à une action en déchéance. Délai qui n’est d’ailleurs que de trois ans aux Etats-Unis…

Ainsi, un audit du portefeuille de marques permettrait par conséquent d’identifier celles des marques qui ne font pas l’objet d’une exploitation réelle et sérieuse et qui, de ce fait, deviennent vulnérables avec le temps.

Des préconisations de consolidation de ces marques (licences intragroupe ou externes, constitution de preuves d’usage conformes, recherche de licenciés ou cessionnaires, etc.) sont alors formulées, lors de l’audit, en tenant compte des territoires et des enjeux commerciaux.

L’audit de Propriété intellectuelle permet de voir les « doublons » ou insuffisances dans la protection des marques et des autres droits de propriété intellectuelle

Il est fréquent qu’une analyse approfondie d’un portefeuille révèle des insuffisances, ou à l’inverse des « doublons » (par exemple la protection d’une marque comme marque française et comme marque de l’Union européenne, équivaut à deux protections pour le même pays).

De surcroit, l’audit du Portefeuille IP favoriserait ainsi l’optimisation des coûts tout en consolidant les droits IP au regard des activités et enjeux commerciaux de l’entreprise. Il permettrait essentiellement de :

mettre à jour les libellés de la marque si l’activité de l’entreprise s’est développée à d’autres produits ou services que ceux initialement envisagés.
identifier les dépôts superflus ou insuffisants (dépôt de plusieurs signes proches, alors que le dépôt d’un seul aurait été suffisant ou, inversement, la marque n’aurai été déposée que sous forme de logo, sans que l’élément verbal n’ait été protégé de manière indépendante).
relever les protections insuffisantes ou défaillantes : l’usage d’un logo ou d’un visuel qui n’aurait pas fait l’objet d’une cession préalable par son auteur, un dépôt de codes informatiques auprès de l’APP dont la mise à jour n’aurait pas été sécurisée juridiquement…
déterminer les droits à faible enjeu commercial et procéder à des abandons ou cessions dans l’optique de rationaliser la gestion du portefeuille.
noter le risque social lié aux inventions des salariés.
analyse de la conformité des acquisitions de certains droits ;
détecter le risque de contrefaçon et d’exploitation illicite par des tiers.
mettre en exergue les titres susceptibles de faire l’objet d’une valorisation financière aux fins de leur inscription au bilan.

Audit de Propriété Intellectuelle: mise en place d’une stratégie de consolidation et de valorisation de vos actifs immatériels

Ainsi, si des fragilités ou incohérences du portefeuille sont identifiées, nos experts vous recommandent des mesures de rationalisation et d’optimisation pourraient être mises en place.

Ces mesures de rationalisation, optimisation et valorisation, notamment, celui des marques, ont pour objet de :

mettre à jour les informations relatives à l’entreprise titulaire ou licenciée de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle et procéder aux formalités nécessaires de publication.
supprimer les doublons de protection et éviter ainsi les coûts attenants.
abandonner, donner en licence ou céder certains droits
élargir la protection des marques phares au vu de l’évolution du marché ou des perspectives du développement de l’entreprise.
rationaliser le portefeuille par l’usage d’instruments juridiques spécifiques, tels que i) le renouvellement anticipé d’une marque existante au vu d’un nouveau dépôt, permettant de lier deux marques au même paiement de la taxe correspondante, ou encore ii) la revendication d’ancienneté d’une marque nationale sur une marque de l’Union européenne, permettant à terme d’abandonner des marques nationales antérieures sur des territoires déjà couverts par la marque communautaire etc. ;
mettre en place une surveillance fiable de certains titres stratégiques de l’entreprise : marque, noms de domaine, logo, e-reputation;
mettre en place une stratégie, par le biais d’une Charte de nommage, de présence des marques sur Internet sous forme de noms de domaine ;
mettre en place des procédures internes de protection de l’innovation ;
mettre en place des procédés de formation et de sensibilisation des opérationnels et des décideurs de l’entreprise;
émettre d’éventuelles autres préconisations en fonction des résultats de l’audit

Méthodologie de l’ audit de Propriété Intellectuelle et Due diligence

Lors qu’un Client nous confie la mission de l’audit des droits de propriété intellectuelle de son entreprise, nous suivons les étapes suivantes:

Etape 1 : Désignation des interlocuteurs de l’entreprise

Nos clients désignent en interne un/deux interlocuteur(s) qui collecte(nt) l’ensemble des informations auprès des différents services de l’entreprise.

A son tour, Oolith Avocats met à disposition le nombre nécessaire de spécialistes en charge de l’audit.

Si nécessaire, les spécialistes d’Oolith Avocats, en charge de l’audit, se déplacent dans les différents locaux de l’entreprise afin de collecter les informations nécessaires et éviter ainsi la déperdition éventuelle de données confidentielles

Etape 2 : Identifier et dresser l’inventaire des droits

2.1. Audit de Droits de Propriété Industrielle

Audit des marques, des brevets et des dessins et modèles

examen de la validité des titres
étude des antériorités
analyse de l’étendue des protections
examen de la conformité de l’usage des marques aux dispositions légales
définition l’étendue de la protection des titres
appréciation de la validité et de l’opposabilité des licences et autes co

2.2. Audit de Droits de Propriété Intellectuelle

Audit du droit d’auteur et les droits sui generis. Nous examinons:

le caractère protégeable d’une oeuvre ou une création
la régularité de l’acquisition des droits d’auteur
la validité des contrats portant sur le droit d’auteur
la régime des créations et des droits d’auteur des salariés de l’entreprise
la protection des logiciels et des bases de données conçus en interne

2.3. Audit IT

analyse du portefeuille de noms de domaine
étude de l’étendue des droits sur les solutions informatiques développées externe (SAAS, logiciels etc)